Оглавление
Распределение судебных расходов
Объективно говоря, дела N А40-93595/2011, А40-96129/2011 не могли быть разрешены Судом по интеллектуальным правам по-другому. Данный Суд в этих делах пересматривал судебные акты, в которых было отказано во взыскании с истца части судебных расходов — на представителя. Но при этом уже вступили в силу судебные акты, которыми на истца была возложена часть государственной пошлины в связи с уменьшением судом размера компенсации. Поэтому Суд по интеллектуальным правам был связан неподачей жалоб истцом на решения и их вступлением в законную силу, в связи с чем у него не было оснований не взыскать с истца часть других судебных расходов (на представителя), раз на истца уже была возложена часть расходов на уплату государственной пошлины.
Эти дела интересны тем, что показывают опасность сохранения практики Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда (например, дело N А40-79447/11-5-493) по возложению на истца части государственной пошлины при уменьшении судом размера компенсации, так как впоследствии может быть поставлен вопрос о взыскании с истца куда больших сумм — расходов на представителя. А в практике уже известны случаи взыскания на этом основании крупных сумм.
В то же время при снижении судом размера компенсации судебные расходы в полном размере подлежат взысканию с ответчика, что следует из практики как ФАС Московского округа (например, Постановление от 15.06.2011 по делу N А40-164156/09-143-758, в передаче которого в Президиум ВАС РФ для пересмотра было отказано), так и других судов (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу N А56-31546/2011, в передаче которого в Президиум ВАС РФ было также отказано).
Поэтому налицо различная судебная практика разных судов по одному и тому же вопросу, что с позиции АПК РФ делает необходимым его разрешение Президиумом ВАС РФ.
Описанный в вышеуказанных делах Суда по интеллектуальным правам подход не ведет к эффективной защите прав интеллектуальной собственности. Суд присуждает конкретный размер компенсации на практике в большой степени на основе внутреннего убеждения, которое не может быть известно истцу. Таким образом, правообладатель сталкивается с «обоюдоострой» проблемой — заявлять маленькую компенсацию, которая не способна пресечь повторение правонарушений в будущем, чтобы суд ее не уменьшил и не возложил на него часть судебных расходов, или заявлять адекватную потенциально способную прекратить повторение правонарушений в будущем компенсацию, но с риском получить судебные расходы, прежде всего в виде расходов на представителя.
Коллегия судей ВАС РФ после написания вышеуказанной части статьи передала в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебные акты о полном взыскании расходов на государственную пошлину с ответчика, несмотря на снижение судом размера компенсации (дело N А51-22505/2012). Коллегия судей предложила Президиуму несколько вариантов правильного разрешения.
В связи с этим по принципу «Из худшего выбираем лучшее» изложенная в определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра позиция о том, что является излишне уплаченной и подлежащей возврату государственная пошлина в размере, превышающем сумму государственной пошлины, подлежащей взысканию с размера взысканной компенсации, представляется более предпочтительной.
Понятие «ввоз товаров»
До рассмотрения средств защиты от незаконного ввоза товаров с товарным знаком необходимо определиться с понятием ввоза товаров в Российскую Федерацию (Таможенный союз), учитывая неоднозначное понимание в судебной практике.
Понятие ввоза товаров раскрыто в пункте 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Как разъяснено в данном Постановлении, при решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака путем ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации, судам надлежит исходить из следующего.
Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.
С учетом изложенного указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих воспроизведение товарного знака, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.
Таким образом, формально ввоз — это обязательное совершение двух действий — пересечение товаром границы и подача таможенной декларации с режимом «выпуск в свободное обращение» на конкретные товары.
Следовательно, при наличии признаков недостоверного декларирования, то есть при пересечении границы товаром, не указанным в таможенной декларации, такой товар нельзя считать ввезенным в Российскую Федерацию (Таможенный союз).
Из указанного понятия ввоза исходит и часть арбитражной практики.
Так, в решении по делу N А51-22505/2012, прошедшему все четыре инстанции, арбитражный суд указал: «Истец, ссылаясь на нормы подпункта 3 пункта 1 статьи 4, пункта 7 статьи 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, полагает, что, задекларировав товар по грузовой таможенной декларации, ответчик ввез вышеуказанный товар на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование вышеуказанных товаров в гражданском обороте на территории Российской Федерации. При квалификации действий как ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации достаточным является факт декларирования такого товара. Указанный вывод подтвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 (пункт 15)». Апелляционный суд отметил, что «ответчик предпринял действия, направленные на ввоз на территорию Российской Федерации товаров под чужим товарным знаком (контрафактных товаров), осуществив д
ействия по их вводу в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их заявления к таможенному оформлению для последующего выпуска в свободное обращение на территории России».
В решении арбитражного суда по делу N А21-10857/2012, оставленном без изменения апелляционным судом, указано: «Судом установлено, что, подав грузовую таможенную декларацию, ответчик подтвердил факт ввоза вышеуказанного товара на таможенную территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима, предполагающего использование вышеуказанных товаров в гражданском обороте на территории Российской Федерации».
В деле N А60-15807/2013 суды полностью отказали в иске именно по причине отсутствия ввоза товара по приведенному правовому обоснованию.
Исходя из вышесказанного следует обозначить собственно эффективные средства защиты от оборота товаров, исключительное право на которые в России не исчерпано:
внесение товарного знака в таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан или в единый (союзный) таможенный реестр для приостановления выпуска товаров таможней;
исковая защита, в том числе признание действий недобросовестной конкуренцией;
привлечение к уголовной ответственности.
Приостановление выпуска товаров таможней
Срок приостановления — до 20 рабочих дней. В результате достигается экономический эффект — уменьшение скорости доставки незаконными импортерами, невозмещаемые расходы, связанные с простоем товаров на складе временного хранения.
За срок приостановления выпуска товаров правообладателю целесообразно успеть получить в суде обеспечительную меру в виде ареста товаров, тогда затягивание ответчиком процесса, в частности за счет привлечения в качестве третьего лица иностранного поставщика товара, будет бессмысленным.
Следует отметить, что процедура ex officio не заменяет внесения товарного знака в таможенный реестр, так как данная процедура является разовой мерой, что следует из пункта 35 Приказа Федеральной таможенной службы от 25.03.2011 N 626 «Об утверждении Порядка действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности»: меры, предусмотренные настоящей главой («Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Реестр»), не применяются в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, по которым ранее принимались меры в соответствии со статьей 308 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и настоящей главой.
Приостановлению подлежит выпуск не только контрафактного (поддельного), но и ввозимого без согласия правообладателя товара: таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров (далее — объекты интеллектуальной собственности) и ввоз которых в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — товары, обладающие признаками контрафактных) (пункт 3 вышеназванного Приказа Федеральной таможенной службы).
Ошибочный вывод о том, что приостановлению подлежит только выпуск контрафактного товара, можно сделать при поверхностном прочтении Приказа из-за неудачно использованного в нем приема юридической техники — «далее — товары, обладающие признаками контрафактных».
Расходы, возникшие у импортера в период приостановления выпуска товара, возмещению не подлежат: правообладатель несет ответственность за убытки, причиненные приостановлением выпуска товаров, если не будет установлено нарушение его прав (пункт 5 статьи 331 Таможенного кодекса Таможенного союза).
Другой комментарий к статье 1272 Гражданского Кодекса РФ
1. В комментируемой статье закреплен ставший уже традиционным для авторского права России принцип исчерпания прав, который характерен и для других результатов интеллектуальной деятельности, а также приравненных к ним средств индивидуализации. Такой способ использования открывает перечень случаев свободного использования произведений, которое осуществляется без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. Обязательным условием является соблюдение личных неимущественных прав.
Принцип исчерпания прав предусмотрен и в международных договорах. Так, например, в 2001 г. была принята Директива ЕС N 2001/29/EC «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», в которой говорится о том, что правила об «исчерпании прав» применяются только в отношении тех экземпляров, первая продажа которых или иная передача права собственности на которые с согласия правообладателя имела место в пределах Европейского союза. Кроме того, «исчерпание прав» не наступает и в случае предоставления услуг в режиме онлайн, в том числе если в результате такой услуги была создана с согласия правообладателя копия произведения на материальном носителе, так как в процессе предоставления услуги в режиме онлайн не происходит передача права собственности на оригинал или экземпляр произведения. Следовательно, для осуществления таких услуг необходимо разрешение правообладателя.
Принцип исчерпания прав применяется и в отношении произведений, обнародованных после перехода их в общественное достояние, на которые распространяются права публикатора. Условиями применения данного принципа являются следующие:
1) произведение должно быть правомерно опубликовано;
2) оригинал или экземпляры произведения введены в гражданский оборот на территории РФ. Как отмечается в п. 33 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., исходя из ст. 1272, а также из подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ самостоятельным способом использования произведения, составляющим самостоятельное правомочие правообладателя, является импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения. Принцип исчерпания прав не распространяется на случаи распространения в Российской Федерации оригиналов или экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот на территории иностранного государства, но не вводившихся в гражданский оборот на территории РФ. При этом судам надлежит иметь в виду, что ни подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, ни комментируемая статья не препятствуют импорту оригинала или экземпляров произведения не для целей распространения;
3) оригинал или экземпляры произведения введены в гражданский оборот посредством продажи или иного отчуждения (договора мены, дарения и др.).
В случае если произведение не было правомерно опубликовано (с нарушением личных неимущественных, исключительных прав автора или иного правообладателя, иных интеллектуальных прав, а также его запрета на обнародование), на него не распространяется данный принцип. Распространение контрафактных экземпляров произведений под действие настоящей статьи не подпадает и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.
2. Результатом действия принципа исчерпания прав является возможность дальнейшего распространения как оригинала, так и экземпляров произведения:
— без согласия автора;
— без выплаты вознаграждения, но с соблюдением личных неимущественных прав. В случае если экземпляры произведений опубликованы с нарушением личных неимущественных прав, их дальнейшее распространение также является нарушением прав автора.
3. Действовавшим до вступления в силу части четвертой ГК РФ законодательством было прямо установлено исключение из общего правила в отношении распространения произведения путем сдачи в прокат. Из анализа ст. 1270 ГК РФ следует, что принцип исчерпания прав не распространяется на право сдачи в прокат, прокат определен в качестве самостоятельного способа использования произведения, отличного от права на распространение. Кроме того, исключением является право следования, т.е. право автора при каждой публичной перепродаже оригинала произведения изобразительного искусства или авторских рукописей литературных или музыкальных произведений получать процент от цены перепродажи (см. комментарий к ст. 1293 ГК).
Права исключительного лицензиата
Мотивировочная часть Постановления Суда по интеллектуальным правам представляется неконкретной, поэтому в отношении ее во многом можно лишь догадываться.
По нашему мнению, суд отказал в иске потому, что не признал нарушенным право исключительного лицензиата на маркировку производимой им продукции товарным знаком ввозом в Российскую Федерацию товара иностранного производства с тем же товарным знаком. При том что в лицензионном договоре право лицензиата на ввоз в Российскую Федерацию товара с товарным знаком отсутствовало.
В то же время, на взгляд автора статьи, успешно проведшего это дело в Арбитражном суде города Москвы, с данным Постановлением Суда по интеллектуальным правам нельзя согласиться.
Право на ввоз товара в Российскую Федерацию не предмет лицензионного договора, так как на ввоз необходимо лишь согласие правообладателя (односторонняя сделка). Лицензионный договор заключается именно на право маркировки (производства) продукции товарным знаком.
Местному производителю ввоз товара иностранного производства с товарным знаком будет мешать, так как это составит конкуренцию его производству, поэтому отрицательное влияние на его права и законные интересы несанкционированного правообладателем ввоза товаров с товарным знаком в Российскую Федерацию налицо.
Представляется ошибочной ссылка Суда по интеллектуальным правам на Постановление Президиума ВАС РФ, где рассматривался совершенно отличный по правовой природе от лицензионного договора агентский договор.
Если данное Постановление Суда по интеллектуальным правам сохранит силу, то по принципу «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» следует рекомендовать лицензиатам для получения права на иск включать в лицензионный договор право на ввоз товара в Российскую Федерацию и придать реальность этому по сути притворному условию договора ввозом небольшой партии товаров иностранного производства с товарным знаком, например с целью изучения потребительского спроса.
Похожие записи:
Оформление ипотеки на вторичное жилье в сбербанке: условия кредитования, требования к заемщику
Как усыновить ребенка из федерального банка данных детей сирот
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, в области дорожного движения (образец)
Калькулятор неустойки по алиментам
Исковое заявление о выписке из квартиры
Прекращение уголовного дела в суде и на предварительном следствии